技術開發合同是指當事人之間就新技術、新產品、新工藝或者新材料及其系統的研究開發所訂立的合同，分為委托開發合同和合作開發合同。通常情況下，技術開發合同中有關知識產權的約定僅針對委托開發或合作開發所產生的新的發明創造，相關法律規定也僅涉及履行技術開發合同而完成的發明創造。
根據我國合同法的規定，委托開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發人；研究開發人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利。合作開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于合作開發的當事人共有；當事人一方聲明放棄其共有的專利申請權的，可以由另一方單獨申請或者由其他各方共同申請；申請人取得專利權的，放棄專利申請權的一方可以免費實施該專利。
近年來，隨著社會各界對知識產權的日益重視，技術開發合同中開始逐漸出現“背景知識產權”條款，特別是在委托開發合同中，越來越多的委托人在其提供的格式合同文本中，將對知識產權使用的約定擴張到“背景知識產權”領域。
“背景知識產權”（background intellectual property rights），通常指在技術開發合同生效日之前由合同一方產生或持有的，或者一方在技術開發合同有效期內產生或持有但是超出合同范圍或與合同無關的知識產權，包括專利、著作權、未公開的技術報告和數據等，有時也被稱為背景成果、背景發明或背景專利。
現有法律對技術開發合同中“背景知識產權”并無規定，這就意味著合同當事人可以自行約定“背景知識產權”條款。目前針對“背景知識產權”約定有兩種常見的形式。第一種形式，約定“背景知識產權”的使用待由技術許可合同另行約定。比如，在技術開發合同中約定“合同生效前，雙方已有的技術成果歸原持有方。如果一方需要使用對方已有技術成果，雙方另行簽署技術許可合同。”第二種形式，在技術開發合同中約定，受托方或合作方的“背景知識產權”，委托方或其他合作方可以直接使用，甚至是免費使用，而不需再單獨簽訂技術許可合同。比如，在技術合同中約定“合同履行期間，合同一方的背景知識產權，免費許可給另一方使用。”
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對比上述兩種對“背景知識產權”使用的約定形式，可以發現，第一種形式相對更為公允，對于技術優勢方，如委托開發合同的受托方來說也更為有利，第二種形式的約定則相反。在第二種形式的約定中，特別是關于免費使用的約定，技術優勢方等于放棄了向對方收取“背景知識產權”實施許可費的權利，也放棄了藉此進行其他談判的優勢地位。
在高校或科研院所參與的委托開發或合作開發實踐中，會出現這樣一種類似“客大欺店”的情況，比如某些處于行業龍頭位置的企業，會利用自身的影響力要求受托方在技術開發合同中承諾無償給予其“背景知識產權”的使用權。
筆者認為，對于簽署此類條款，受托方需要對以下因素慎重考慮，包括“背景知識產權”的覆蓋范圍和應用領域、實施許可獲得的可能性和通常的許可費用、“背景知識產權”對實施合同約定發明創造的必要性，以及未從該合同獲得經費或其他利益的共同權利人的意愿等。通常情況下，僅有在“背景知識產權”對于實施本合同約定的發明創造是必要的，且不損害任何第三方利益的前提下，技術開發合同中才可以對“背景知識產權”作出無償使用的約定。（何雋）
（本文僅代表作者個人觀點）
（文章來源：中國知識產權報）
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