前言：《專利法》第三十三條的第一個根本目的是維護先申請原則，這主要通過嚴格限制對說明書的修改來實現。第二個根本目的是保證專利申請人獲得與其技術貢獻相匹配的保護范圍，這主要通過允許專利申請人修改權利要求書來實現。
雖然《專利法》第三十三條規定了專利申請文件修改的基本規則，但是，在專利審查實踐和專利審判實踐中，如何準確適用第三十三條的規定，還存在很多具體問題。深入理解專利申請文件修改的基本原則，將有利于正確解決這些具體問題。本文擬簡要對修改專利申請文件時應當遵守的先申請原則和技術貢獻匹配原則進行分析，以期能夠為正確適用第三十三條提供幫助。
一、先申請原則
（一）為什么要遵守先申請原則
《專利法》第三十三條之所以規定專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，第一個根本目的是維護我國專利制度采用的先申請原則，防止申請人將申請日未公開的技術信息加入申請文件從而架空先申請原則。先申請原則要求，專利申請人不能將申請日之后獲知的技術信息增加到原始申請文件中，從而損害申請日之后提出相關專利申請的其他人的利益。只有申請文件公開的技術信息才有可能得到保護，實質是要求專利申請人在申請日就應當在專利申請文件中對相關技術信息進行充分公開，在申請文件沒有公開的技術信息，不允許專利申請人在申請日之后通過修改納入到專利申請文件，進而納入保護范圍，造成對其他申請人來說不公平的后果。修改不能超范圍體現了先申請原則對專利申請人的合理限制。《歐洲專利公約》第123條第（2）項規定，歐洲專利申請和歐洲專利的修改不得增加超出原始申請內容的主題。歐洲專利局在G1/93案中認為，該項規定的本意在于：“不允許通過在專利文件或專利申請文件中增加并未公開在專利申請文件中的技術信息而使專利申請人或專利權人獲得優勢。”（2013年歐洲專利局《專利審查指南》第H部分第I V章第2.2節。）這一規定在維護先申請制的目的上與我國是相同的。
（二）先申請原則與技術貢獻視角
為了維護先申請原則，關鍵是不允許修改說明書和權利要求書以增加專利申請人的技術貢獻。從技術貢獻的視角來判斷說明書和權利要求書的修改是否違反先申請原則，是非常重要的。如果權利要求書或說明書修改時，不會增加專利申請人在原專利申請文件中的技術貢獻，則這樣的增加既不會使專利申請人獲得不正當的利益，又不會損害其他人基于對原申請文件的信賴而應當得到保護的法律安全。在專利審查和專利審判實踐中，權利要求書和說明書的修改多種多樣，難以適用統一的具體規則去判斷其是否符合先申請原則，但在原則上，可以根據修改是否會增加專利申請人或專利權人的技術貢獻來衡量該修改是否會違反先申請原則。例如，在修改權利要求書時增加技術特征，邏輯上有兩種可能，一種是對技術方案沒有技術貢獻，只產生縮小專利權保護范圍的效果，另一種是在縮小專利權保護范圍的同時，提高了技術方案的技術貢獻。如果是前者，權利要求書的修改不會違反先申請原則；如果是后者，權利要求書的修改則會違反先申請原則。
（三）先申請原則對說明書修改的限制
《專利法》第二十六條第三款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，
以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。《專利法》對權利要求書與說明書的功能進行了分工，權利要求書用于限定要求專利保護的范圍，而說明書用于清楚、完整、充分地公開發明或實用新型。在申請日，用以公開發明或實用新型從而使本領域技術人員能夠實現的任務應當由專利文件中的說明書而不是權利要求書來承擔。因此，維護先申請原則，防止向申請文件補充申請日之后的技術信息的任務主要通過嚴格限制對說明書的修改來實現。在專利審查和專利審判實踐中，認識并強調這一點非常重要。在此基本原則下，才能對實踐中出現的各種說明書的修改是否超范圍作出正確判斷。
在實踐中，專利申請人要向權利要求書中加入技術信息，往往會同時在說明書的相應部分加入技術信息。對于向說明書中增加的技術信息，必須嚴格按照先申請原則來判斷其修改是否超范圍。如果專利申請人在不向說明書增加技術信息的情況下直接在權利要求書中加入技術信息，則既可能得不到說明書支持，又可能修改超范圍。
二、技術貢獻匹配原則
（一）技術貢獻匹配原則與權利要求書修改
之所以規定修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，第二個根本目的是允許專利申請人有合適的機會通過修改權利要求書將其公開在原申請文件中的技術貢獻納入保護范圍，使其獲得的保護范圍與其技術貢獻相匹配。修改不得超范圍一方面是限制專利申請人，另一方面也是保護專利申請人，二者要辯證統一地看，不可偏頗。為了確保專利申請人獲得與其技術貢獻相匹配的專利權保護范圍，在修改權利要求書的時候，允許其在原說明書和權利要求書公開的全部技術信息基礎上確定專利權保護范圍。《美國專利法》第132條規定：“原始申請該當清楚地向本領域技術人員傳送出，在申請日申請人就已經擁有了其所要求保護的發明。”從某個角度講，就是強調要保護申請日已經擁有的發明。專利權的保護范圍主要由權利要求書來確定，因此，允許專利申請人獲得與其技術貢獻相匹配的保護范圍的任務，主要通過允許專利申請人修改權利要求書來實現。
（二）技術貢獻匹配原則與修改機會
為了有效保證專利申請人獲得的專利權保護范圍與其技術貢獻相匹配，必須確保專利申請人對權利要求書有修改的機會。《專利審查指南2010》第一部分第二章第8.1節規定，在專利授權之前，即實用新型的形式審查和發明的實質審查過程中，專利申請人都有主動修改權利要求書的機會。在我國，實用新型專利申請人可以在申請日起兩個月內主動修改專利申請文件。《專利審查指南2010》第二部分第八章第5.2.1.2節規定，發明專利申請人可以在提出實質審查請求時，以及在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起三個月內主動修改專利申請文件。《歐洲專利公約》第123條第（1）項規定：“在歐洲專利局的程序中，歐洲專利申請或歐洲專利可以根據實施細則進行修改。在任何程序中，申請人都應當有至少一次按照自己意愿修改的機會。”《歐洲專利公約》保護專利申請人和專利權人修改權利要求的意圖在上述規定中表現得非常明顯。
（三）技術貢獻匹配原則與修改基礎
為了確保專利申請人獲得的專利權保護范圍與其技術貢獻相匹配，必須確保專利申請人能夠將其在原說明書和權利要求書中公開的所有技術信息作為修改基礎。專利申請文件修改的基礎不僅僅限于原說明書，還包括原權利要求書。1984年《專利法》規定，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書記載的范圍。這一規定意味著，修改權利要求書確定專利權保護范圍時，只能依據說明書的技術信息來確定專利權保護范圍，這是明顯不合理的，因為原權利要求書公開的技術信息有可能不被納入專利權保護范圍。為了克服1984年《專利法》這一規定的缺陷，1992年《專利法》規定，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。相對于1984年《專利法》，修改的基礎不僅僅限于原說明書，還增加了權利要求書。這樣一來，就使得專利申請人可以在其原申請文件公開的所有技術信息
基礎之上確定其專利權保護范圍。1992年《專利法》的該處修改，體現了技術貢獻匹配原則。國家知識產權局在《專利審查指南2010》第一部分第二章第8節中更加細化了該原則，規定原權利要求書中記載而原說明書中沒有描述的技術特征可以補入說明書。在美國，聯邦巡回上訴法院的判例（In re Benno， 768 F .2d 1340， 226 USPQ 683(F e d. C i r. 1985)）特別強調，原權利要求書公開的技術信息應當作為申請文件公開的技術信息的一部分。如果原權利要求書公開的技術信息沒有記載在說明書中，專利申請人也可以修改說明書以補入該技術信息。上述判例規則還被美國專利商標局收入了美國專利商標局《專利審查指南（MPEPe8r9）》第2163.06III節之中。
（四）技術貢獻匹配原則的具體要求
技術貢獻匹配原則要求：第一，專利申請人有權在授權公告之前對權利要求書進行修改以使權利要求書確定的保護范圍與其在原說明書和權利要求書中公開的技術貢獻的范圍相匹配。第二，只要修改后的權利要求書確定的保護范圍沒有超出公開在原始申請文件中的技術貢獻的范圍，對權利要求書的修改就沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍。第三，在技術貢獻匹配原則之下來評價修改是否超范圍，合理的基本規則是，只要相對于原始說明書和權利要求書而言，修改后的權利要求書能夠得到支持，就應當認定修改沒有超范圍。
三、小結
本文的分析表明，《專利法》第三十三條的第一個根本目的是維護我國專利制度采用的先申請原則。維護先申請原則，防止向申請文件補充申請日之后的技術信息的任務主要通過嚴格限制對說明書的修改來實現。《專利法》第三十三條的第二個根本目的是允許專利申請人獲得的保護范圍與其技術貢獻相匹配。這個任務主要通過允許專利申請人修改權利要求書來實現。修改不得超范圍一方面是限制專利申請人，另一方面也是保護專利申請人，要辯證統一地看待二者的關系，不可偏頗。
（文/石必勝 北京市高級人民法院）
魯公網安備 37100202000497號
